Sentencia Definitiva nº 75/2013 de Juzgado Ldo.civil 13º Tº, 6 de Diciembre de 2013

• Fecha de Resolución: 6 de Diciembre de 2013
• Emisor: Juzgado Ldo.civil 13º Tº
• Jueces: Dra. Graciela Ines PEREYRA SANDER
• Materia: Derecho Civil
• Importancia: Media

// TENCIA Nº 75 /2013

Montevideo, 06 de diciembre de 2013.

VISTOS

Para sentencia definitiva de primera instancia estos autos caratulados “HENDERSON & CIA. S.A C/ COMISION ADMINISTRADORA PUNTA CARRETAS SHOPPING CENTER SOCIE.- DERECHO MERCARIO”. IUE 2-53342/2012.

RESULTANDO

I) Que el día 16 de Noviembre de 2012 comparece J.A.P., en representación de HENDERSON & CIA S.A. según testimonio notarial de poder que adjunta, y dice que viene a iniciar juicio contra COMISION ADMINISTRADORA PUNTA CARRETAS SHOPPING CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA, para obtener el cese de uso de la marca GIFT CARD dado que la misma resulta ser marca propiedad del actor de autos, la cual ha sido debidamente protegida a través de diferentes registros ante el órgano competente (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial), para identificar los mismos servicios que ahora brinda con ella la contraria. En síntesis expresa que H. & Cia S.A., es el legítimo titular de las siguientes marcas registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial: Tienda Inglesa GIFT CARD, Nº 361837, solicitada el 27/04/2005 y concedida el 29/12/2005; G.C. el regalo ideal, Nº 366480, solicitada el 25/10/2005 y concedida con fecha 08/09/2006; G.C. el presente perfecto, Nº 366481, solicitada el 25/10/2005 y concedida el 08/09/2006.

H. & Cia S.A, conocida por su designación comercial como Tienda Inglesa es una firma de indudable prestigio tanto en nuestro país como en el extranjero. En el año 2005 crea y comienza a prestar en Uruguay y en el extranjero, un servicio que distingue con la marca Tienda Inglesa GIFT CARD, que consiste en darle al cliente la posibilidad de comprar una tarjeta con la cual puede llevar a cabo adquisiciones en cualesquiera de sus locales y la cual puede ceder como objeto a terceras personas. Esta tarjeta puede ser adquirida o recargada con el monto que se desee. Su representado desarrolló el signo distintivo Tienda Inglesa GIFT CARD invirtiendo en su publicidad desde el año 2005 a la fecha, importantes sumas de dinero. La inversión consistió en solicitar ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (MIEM), el registro de las marcas cuyo desarrollo pretendía, de modo de obtener el derecho que el estado confiere a los titulares de marcas, sin excepción y que implica la posibilidad del uso exclusivo de las mismas, así como también el derecho a impedir el uso de signos iguales o similares por parte de terceros.

En el mes de junio de 2012, tomó conocimiento de que la demandada está utilizando la marca GIFT CARD para identificar y promocionar exactamente el mismo servicio que brinda Tienda Inglesa con su marca GIFT CARD registrada previamente. La demandada puso a disposición del público una tarjeta que identifica con la marca GIFT CARD Punta Carretas. Es decir que la demandada utiliza la misma marca registrada por su mandante para identificar el mismo servicio, lo cual resulta por completo, ilegal.

Con fecha 06 de junio de 2012 envió a la demandada una carta extrajudicial por la cual solicitaba el cese del uso de la marca de su propiedad, la cual fue respondida según documentos que adjunta, citó a conciliación no habiéndose arribado a ningún acuerdo. Entiende aplicable el art. 88 de la Ley Nº 17.011, que es el que fundamenta el derecho marcario y por tanto su demanda. La demandada está haciendo un uso marcario, utiliza los términos para distinguir el servicio, no para describirlo. Si fuera una utilización descriptiva estos términos se utilizarían simplemente describiendo un servicio y acompañando una marca principal y no es así. Más aún, entiende que no podría utilizarlo en forma conjunta, si los términos GIFT y CARD por separado en su sentido leal y justo.

Tienda Inglesa es titular de los tres registros marcarios, “Tienda Inglesa GIFT CARD”, “GIFT CARD el presente perfecto” y “GIFT CARD el regalo ideal”. Estos registros marcarios incluyen y tiene como elemento fundamental y distintivo en el conjunto los términos GIFT CARD, términos que se destacan del resto por suposición en el conjunto y por estar escritos en otro idioma. Por su parte, la demandada también utiliza el mismo conjunto marcario GIFT CARD con el objetivo de distinguir el mismo servicio agregando como complementario y menos destacado “Punta Carretas”, lo que es cierto entonces es que la demandada está utilizando la misma marca de su mandante para distinguir un mismo servicio. Lo expresado implica que es posible que terceros utilicen dichos términos cuando sea necesario para describir un servicio, pero no como marca, como marca solo lo puede utilizar su mandante, como surge de la consulta de la Dra. L. que adjunta. Ofrece prueba, funda el derecho y solicita que se condene a Comisión Administradora Punta Carretas Shopping Center S.A al cese de todo uso por su parte de la marca GIFT CARD propiedad de la actora en autos.

II) Que por Auto Nº 3799/2012 (fs. 130) se confirió traslado de la demanda por el término legal, el que fue evacuado a fs. 212- 234. Expresó B.A. en representación de la demandada según testimonio de poder general para pleitos adjunto, que en tiempo y forma solicita se le de noticia del pleito a Banco Itaú Uruguay y a Compañía Uruguaya de Medios de Procesamiento S.A. (“visanet”), y a contestar la demanda de cese de uso de marca.

La pretensión de H. es totalmente infundada, demostrativa de mala fe comercial y merece la nota de temeridad, por lo cual deberá ser condenado en costas y costos. Ni registró una marca GIFT CARD ni tiene derechos exclusivos sobre el término G.C., por ende, no puede intentar apoderarse del término (sin fundamento legal) e impedir que terceros empleen de modo leal y justo la denominación genérica. Es como si se pretendiera que solo una empresa tuviera el uso privativo de la expresión “tarjeta de crédito” o “credit card” en inglés. GIFT CARD es la denominación que mundialmente se le da a un servicio. El mismo se presta mediante la venta de una tarjeta plástica de aspecto similar al de una tarjeta de crédito, identificada mediante un número o código y sin identificación del nombre del titular, lo que permite su transferencia de una persona a otra sin necesidad de más trámite que la propia entrega del plástico. La GIFT CARD tiene adjudicada o cargada una suma de dinero que le permite a su titular realizar compra de productos o servicios en determinados comercios. Su finalidad es que una persona pueda regalarle a otra un obsequio (la GIFT CARD) sin necesidad de elegir un producto concreto. Esta modalidad de realizar regalos es utilizada en todo el mundo por los principales comercios minoristas y por los grandes operadores de tarjetas y medios de pago. El servicio tarjeta regalo se ofrece masivamente en todo el mundo y bajo la denominación GIFT CARD, por ello GIFT CARD no puede ser nunca una marca, no puede registrarse como tal y nadie puede tener derechos exclusivos sobre tal expresión.

Comisión Administradora, Banco Itaú y Visanet son las empresas que participan de la emisión, comercialización y administración de las tarjetas denominadas GIFT CARD Punta Carretas que comenzaron a emitirse en el año 2012. Es Banco Itaú quien se relaciona jurídicamente con los tarjetahabientes y quien además realiza el procesamiento de las tarjetas (acreditando el importe y las transacciones realizadas con las...