Sentencia Definitiva nº 75/2013 de Juzgado Ldo.civil 13º Tº, 6 de Diciembre de 2013

• Fecha de Resolución: 6 de Diciembre de 2013
• Emisor: Juzgado Ldo.civil 13º Tº
• Jueces: Dra. Graciela Ines PEREYRA SANDER
• Materia: Derecho Civil
• Importancia: Media

// TENCIA Nº 75 /2013

Montevideo, 06 de diciembre de 2013.

VISTOS

Para sentencia definitiva de primera instancia estos autos caratulados “HENDERSON & CIA. S.A C/ COMISION ADMINISTRADORA PUNTA CARRETAS SHOPPING CENTER SOCIE.- DERECHO MERCARIO”. IUE 2-53342/2012.

RESULTANDO

I) Que el día 16 de Noviembre de 2012 comparece J.A.P., en representación de HENDERSON & CIA S.A. según testimonio notarial de poder que adjunta, y dice que viene a iniciar juicio contra COMISION ADMINISTRADORA PUNTA CARRETAS SHOPPING CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA, para obtener el cese de uso de la marca GIFT CARD dado que la misma resulta ser marca propiedad del actor de autos, la cual ha sido debidamente protegida a través de diferentes registros ante el órgano competente (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial), para identificar los mismos servicios que ahora brinda con ella la contraria. En síntesis expresa que H. & Cia S.A., es el legítimo titular de las siguientes marcas registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial: Tienda Inglesa GIFT CARD, Nº 361837, solicitada el 27/04/2005 y concedida el 29/12/2005; G.C. el regalo ideal, Nº 366480, solicitada el 25/10/2005 y concedida con fecha 08/09/2006; G.C. el presente perfecto, Nº 366481, solicitada el 25/10/2005 y concedida el 08/09/2006.

H. & Cia S.A, conocida por su designación comercial como Tienda Inglesa es una firma de indudable prestigio tanto en nuestro país como en el extranjero. En el año 2005 crea y comienza a prestar en Uruguay y en el extranjero, un servicio que distingue con la marca Tienda Inglesa GIFT CARD, que consiste en darle al cliente la posibilidad de comprar una tarjeta con la cual puede llevar a cabo adquisiciones en cualesquiera de sus locales y la cual puede ceder como objeto a terceras personas. Esta tarjeta puede ser adquirida o recargada con el monto que se desee. Su representado desarrolló el signo distintivo Tienda Inglesa GIFT CARD invirtiendo en su publicidad desde el año 2005 a la fecha, importantes sumas de dinero. La inversión consistió en solicitar ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (MIEM), el registro de las marcas cuyo desarrollo pretendía, de modo de obtener el derecho que el estado confiere a los titulares de marcas, sin excepción y que implica la posibilidad del uso exclusivo de las mismas, así como también el derecho a impedir el uso de signos iguales o similares por parte de terceros.

En el mes de junio de 2012, tomó conocimiento de que la demandada está utilizando la marca GIFT CARD para identificar y promocionar exactamente el mismo servicio que brinda Tienda Inglesa con su marca GIFT CARD registrada previamente. La demandada puso a disposición del público una tarjeta que identifica con la marca GIFT CARD Punta Carretas. Es decir que la demandada utiliza la misma marca registrada por su mandante para identificar el mismo servicio, lo cual resulta por completo, ilegal.

Con fecha 06 de junio de 2012 envió a la demandada una carta extrajudicial por la cual solicitaba el cese del uso de la marca de su propiedad, la cual fue respondida según documentos que adjunta, citó a conciliación no habiéndose arribado a ningún acuerdo. Entiende aplicable el art. 88 de la Ley Nº 17.011, que es el que fundamenta el derecho marcario y por tanto su demanda. La demandada está haciendo un uso marcario, utiliza los términos para distinguir el servicio, no para describirlo. Si fuera una utilización descriptiva estos términos se utilizarían simplemente describiendo un servicio y acompañando una marca principal y no es así. Más aún, entiende que no podría utilizarlo en forma conjunta, si los términos GIFT y CARD por separado en su sentido leal y justo.

Tienda Inglesa es titular de los tres registros marcarios, “Tienda Inglesa GIFT CARD”, “GIFT CARD el presente perfecto” y “GIFT CARD el regalo ideal”. Estos registros marcarios incluyen y tiene como elemento fundamental y distintivo en el conjunto los términos GIFT CARD, términos que se destacan del resto por suposición en el conjunto y por estar escritos en otro idioma. Por su parte, la demandada también utiliza el mismo conjunto marcario GIFT CARD con el objetivo de distinguir el mismo servicio agregando como complementario y menos destacado “Punta Carretas”, lo que es cierto entonces es que la demandada está utilizando la misma marca de su mandante para distinguir un mismo servicio. Lo expresado implica que es posible que terceros utilicen dichos términos cuando sea necesario para describir un servicio, pero no como marca, como marca solo...