Sentencia Definitiva nº 44/2018 de Juzgado Ldo.civil 5º Tº, 28 de Agosto de 2018

• Fecha de Resolución: 28 de Agosto de 2018
• Emisor: Juzgado Ldo.civil 5º Tº
• Jueces: Dr. Juan Jose BENITEZ CAORSI
• Importancia: Alta

Sentencia No. 44/18

VISTOS: Para sentencia definitiva de primera instancia en autos caratulados “INTERMARK LTDA c/ KERAN S.A –Demanda de cese de uso de marcas y daños y perjuicios-” I.U.E. 2-24768/2017:

RESULTANDO:

I. A fojas 153 y ss comparece la parte actora, iniciando acción de cese de uso de uso marca, nombre comercial y nombre de dominio, más daños y perjuicios contra KERAN S.A. Previo a ello, inició medida cautelar que fuera desestimada por la Sede.-

II. En síntesis expresa la accionante que es una reconocida empresa uruguaya, dedicada desde el año 1992 a la comercialización de productos de diversa índole, que en sus comienzos eran ofrecidos a través de publicidades televisivas. En el caso de teleshopping, sus publicidades siempre se han caracterizado por el uso del clásico eslogan “LLAMEYA” harto conocido por el público. Actualmente los productos no sólo se anuncian en televisión, sino que se apela a otros recursos digitales. “LLAMEYA” es una marca notoriamente conocida, conforme la prueba que se agrega, lo que le otorga una especial protección. Incluso se hizo una encuesta que concluyó una asociación entre “LLAMEYA” y Teleshopping. A principios de mayo del año 2016 la demandada se encontraba ofreciendo a través del sitio web http://llameya.com.uy productos de idéntica índole a los que desde hace 25 años viene ofreciendo Teleshopping. K. S.A ingresó una solicitud de registro de marca en la clase No. 38 que incluye servicios de telecomunicaciones. Luego ingreso registro por la clase No. 35 de servicios de publicidad. La demandada tratando de aproximarse y asimilarse cada vez más a su empresa, comenzó a contratar un espacio televisivo en el canal uruguayo VTV. Hay un uso ilícito de la marca, en cartelería, sitio web, Mercado Libre. Por lo anterior, no estamos frente a la aparición de un nuevo competidor, sino ante uno que adoptó una forma completamente desleal, para ganar rápida e ilícitamente el terreno que INTERMARK construyó con su esfuerzo a lo largo de todos estos años. No hay sólo un uso ilícito de la marca notoriamente conocida, sino también ante un flagrante acto de competencia desleal. Solicita el cese de uso de la marca y nombre comercial, habiendo imprescriptibilidad de la acción de cese de uso, reclamando indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de los actos dolosos realizados por la demandada, existiendo perjuicio comercial. El daño emergente consiste en la lesión al poder distintivo de la marca, y gastos en que se debió incurrir. Además, en el lucro cesante, se deben incluir las ganancias perdidas, las ganancias obtenidas por el infractor y el precio de la licencia que debería haber pagado, todo lo que ascendería a US$ 200.000.-

III. Por auto Nº. 2650/17 y 2869/17 se confirió traslado de la demanda, lo que fue debidamente notificada (fs. 212), siendo evacuada en tiempo y forma.-

IV. La parte demandada opuso excepción de prescripción de la acción de cese de uso de la marca al haber vencido del plazo de prescripción anual. En relación al fondo del asunto, controvierte la pretensión, argumentando que la actora no es una reconocida firma uruguaya y sus publicidades no es han caracterizado en todas sus manifestaciones por el uso del eslogan “Llame ya”. Ese latiguillo no es identificado con Teleshopping, sino que se ha vulgarizado irreversiblemente. No ha tratado de confundir al público, ni ha existido competencia parasitaria, ni ejercido abusivamente un derecho por imitación de marca y reputación. No ha actuado de mala fe, sino que se ha asesorado con un especialista en la materia Dr. Sarlabós. Cuenta con un centro de llamadas “call center” desde el año 1996 que utiliza para prestar servicio y comercializar otros productos que integran el objeto de la empresa. K. decidió emprender el negocio y con fecha 30 de octubre de 2015, celebró su primer contrato con un proveedor internacional, adoptando como nombre comercial para la venta del producto LLAMA YA, habiéndose constatado que la marca no estaba registrada. C. servicios con Mercado Libre y VTV al concretarse la primera importación. Tiene el registro de la marca LLAMEYA.COM.UY en la clase 38, mientras que la actora hizo lo propio en la clase 35 con su oposición. También solicitó registro en la clase 35 con oposición de la actora. Llame ya no es una marca notoriamente conocida porque ni siquiera es una marca al carecer del requisito más esencial, que es su distintividad. Al ser un latiguillo que estimula a la clientela a comprar, no es de su autoría y no puede pretender exclusividad alguna, procurando el registro de un singo, sino sería irregistrable.-

V. A fojas 310 la actora evacua el traslado de la excepción de prescripción, abogando por la imprescriptibilidad de la acción, remitiéndose principalmente a la fundamentación expuesta en el acto de proposición.-

VI. En su oportunidad se convocó a las partes a la audiencia de precepto (art. 340 C.G.P) conforme dispositivo 370/18 (fojas 315) lo cual fue debidamente notificado fojas 316 y 317, desarrollándose según informa el acta resumida de fojas 321, dictándose despacho saneador por el que se desestimó la excepción de prescripción, fijándose el objeto del proceso y la prueba, habiéndose dispuesto los medios probatorios ofrecidos por las partes, se procedió a su diligenciamiento, aceptándose por interlocutoria No. 650-18 el hecho nuevo denunciado (fojas 336).-

VII. Se difirió el pronunciamiento de la sentencia y sus fundamentos, convocándose a las partes a la audiencia de lectura de sentencia para el día de la fecha a las 13.25 hs. (arts. 203 y 343.7 C.G.P.).-

CONSIDERANDO:

1- Que a juicio de este proveyente corresponde, y así se dispondrá, amparar la acción impetrada, conforme a los fundamentos que se examinarán en los apartados siguientes.-

2- En la especie, es necesario determinar en el presente pronunciamiento: a) la legitimación de la parte actora; b) procedencia del cese del uso de la marca y dominio; c) competencia desleal, existencia y montos de los daños.-

A) LEGITIMACIÓN DE LA PARTE ACTORA

3- Como paso previo, corresponde consultar el dato normativo, que puede extraerse del art. 88 de la Ley 17.011, de marcas que preceptúa que “Los titulares de marcas registradas podrán demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya”.-

4- Aquí aparece la complejidad de la quaestio facti sometida a decisión. No es un hecho controvertido que la actora desde el año 1992 registró la marca “TELESHOPPING”, como lo reconoce la propia demandada (fojas 288 in fine). Ahora bien, la dificultad referida obedece al hecho que la parte actora, no es actualmente titular registral de la marca “LLAMEYA”, sino que existe un contencioso registral, puesto que tanto la...