La determinación del daño marcario: una nueva regla de tres pasos

AutorJorge Achard
CargoDoctor en derecho y Ciencias sociales. Universidad de la República
Páginas12-28
LA DETERMINACIÓN DEL DAÑO MARCARIO:
UNA NUEVA REGLA DE TRES PASOS
THE QUANTIFICATION OF TRADEMARK DAMAGES:
A new three-step rule
JORGE ACHARD*
RESUMEN: El objetivo del presente trabajo es profundizar en el estudio de la deter-
minación de los daños marcarios, estudiando nuestra legislación así como legislación
comparada y las últimas sentencias relevantes en la materia, con el objetivo final de
proponer un método simple que permita fijar criterios básicos para su determinación.
La determinación de los daños marcarios suele ser uno de los obstáculos más comple-
jos de sortear por parte de los titulares de marcas a la hora de iniciar un reclamo de
daños y perjuicios a quien utilizó su marca sin autorización. La complejidad del tema
y las dudas jurisprudenciales en la materia ha llevado a una innecesaria saturación
del sistema penal. En el estudio de la casuística local hemos encontrado cuatro clases
diferentes de infracciones marcarias: 1. Venta de productos falsificados y confundibles
con los productos originales: 2. Venta de productos falsificados pero que no provocan
confusión con los productos originales; 3. Uso de marca sin autorización del titular, con
el fin de identificar un producto o servicio a ser comercializado, sin que exista produc-
to o servicio original; 4. Uso de marca sin autorización del titular con fines ajenos a la
identificación de un determinado producto o servicio. Para determinar el daño en cada
una de las hipótesis mencionadas se debe utilizar las distintas herramientas existentes
hasta el momento tales como el daño patrimonial, el daño extra-patrimonial y el lucro
cesante a través de un concepto novedosos para nuestro medio que se denomina “li-
cencia hipotética”.
ABSTRACT: The objective of the present work is to further study the determination
of trademark damages, studying our legislation as well as comparative legislation and
the last relevant judgments in the matter, with the final aim of proposing a simple me-
thod that allows to establish basic criteria for its determination. The determination of
trademark damages is usually one of the most complex obstacles to be overcome by tra-
demark owners when initiating a claim for damages to those who used their trademark
without authorization. The complexity of the subject and the jurisprudential doubts in
the matter has led to an unnecessary saturation of the criminal system. This is why, at
both the comparative and national levels, specific criteria have been established that
can be used to determine trademark damage, depending on the assumptions in which
we find ourselves. In the study of the local cases we have found four different classes of
trademark infringements: 1. Sale of counterfeit that confused products with the original
* Doctor en derecho y Ciencias sociales. Universidad de la República.jorgeachard79@gmail.com
16 REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO — NÚMERO 32 — AÑO 2017
products: 2. Sale of counterfeit products that do not cause confusion with the original
products; 3. Use of a trademark without authorization of the owner, in order to identify
a product or service to be commercialized, without any original product or service; 4.
Use of a trademark without authorization of the holder for purposes beyond the identi-
fication of a particular product or service. In order to determine the damage in each of
the aforementioned hypotheses, it is necessary to use the different existing tools so far,
such as property damage, extra-patrimonial damage and loss of income through a novel
concept for us that is called "license hypothetical".
PALABRAS CLAVES: marcas, daños y perjuicios, daño extra-patrimonial, licencia
hipotética.
KEYWORDS: trademark, damages, hypothetical license.
Introducción
La determinación del daño en materia de marcas suele ser uno de los principales
obstáculos a los que los titulares de marcas se enfrentan a lo hora de iniciar acciones
judiciales contra los infractores.
Los obstáculos técnicos que deben sortear no son pocos siendo que nuestra normati-
va marcaria no brinda ninguna herramienta específica para su determinación. Simple-
mente se limita a remitirnos al régimen general de daños y perjuicios extracontractuales
establecidos en nuestro código civil decimonónico.
Claramente el mundo el siglo XXI, no es ni remotamente comparable al mundo del s.
XIX, por lo que el esfuerzo interpretativo que deben realizar los actores del derecho para
hacerse con un fallo justo y equilibrado puede volverse una tarea titánica.
A su vez, la ineficiencia del sistema procesal civil para reparar los daños ocasionado
por la infracciones marcarias, ha llevado a una indeseada saturación del sistema penal,
el que se ve compelido a estudiar denuncias menores o de baja cuantía económica ya
que es el único mecanismo realmente eficiente con que cuentan los representantes de las
marcas para combatir la piratería. De contar con un sistema civil más eficiente, sin duda
muchas de las denuncias penales podrían ser canalizadas por esta vía.
Por esto es que el objetivo de este trabajo es proponer algunos elementos y métodos
que pueden resultar útiles para establecer criterios objetivos y alcanzar un cuantum en la
indemnización por ilícito de marcas.
Por último, este artículo se basa sobre la siguiente premisa:
Siempre que exista un uso no autorizado de marca estaremos ante
un evento dañoso que deberá ser reparado, con la única excepción de lo

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