La determinación del daño en patentes
| Autor | Jorge Achard |
| Cargo | Abogado egresado de la Universidad de la República (Uruguay) |
| Páginas | 11-26 |
LA DETERMINACIÓN DEL DAÑO EN PATENTES.
EL LUCRO CESANTE, LA REGALÍA RAZONABLE,
EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO Y LA RESTITUCIÓN
DE LOS FRUTOS.
DR. JORGE L. ACHARD*
RESUMEN: La determinación de los daños ocasionados ante la violación de un de-
recho de propiedad intelectual implica una ardua tarea para los intérpretes del derecho.
En el presente trabajo se analizan las distintas posturas que al respecto han sido defen-
didas por la doctrina para institutos análogos como las marcas, sus fundamentos legales
y las diferencias que en términos prácticos implican cada una de ellas a la hora de deter-
minar el valor de una indemnización en caso de violación de un derecho de patentes. Las
posturas sostenidas son el pago de una regalía razonable ya sea fundamentada en lucro
cesante (daños y perjuicios) o en el instituto de enriquecimiento sin causa (art. 1308) y/o
la restitución de los frutos percibidos (art. Art. 694 y 695). La postura asumida tendrá
consecuencias no solamente en la determinación del quantum indemnizatorio sino tam-
17164 del año 2013 acerca del comienzo del plazo a partir del cual corresponde pagar los
daños y perjuicios ocasionados.
Palabras clave: daños y perjuicios, patentes, regalía razonable, enriquecimiento injus-
to, restitución de frutos.
ABSTRACT: The determination of damages caused due to the violation of an in-
tellectual property right implies an arduous task for the interpreters of the law. In the
present work, we analyze the different positions that scholars have held in this respect
for analogous institutes such as trademarks, their legal basis and the differences that
each one of them imply in practical terms when determining compensation. Sustained
positions have been the following: payment of a reasonable royalty based on loss of pro-
fits (damages) or the doctrine of unjust enrichment (article 1308 of the civil code) and /
or the restitution of proceeds (articles 694 and 695 of the civil code). The position taken
will have consequences not only on the determination of the quantum of compensation
but also on the application term, especially as from the reform of article 99 of law Nº
17164 of the year 2013 regarding the commencement of the term as from which damages
caused should be compensated.
Key words: Damages, patents, reasonable royalty, unjust enrichment, restitution of
proceeds.
* Abogado egresado de la Universidad de la República (Uruguay). Especialista en derecho civil contractual. Docente
grado 1 Propiedad Industrial Facultad de Arquitectura de la UDELAR. ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-5568-
4310. jorgeachard79@gmail.com.
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REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO — NÚMERO 35 — AÑO 2019
SUMARIO: 1. Introducción. 2. Regulación General en caso de uso no autorizado de
patentes. 3. ¿Cómo se calcula la indemnización a pagar ante un uso no autorizado de
patente? Previsión en materia de acuerdos internacionales. La regalía hipotética como
instituto utilizado para la determinación del daño por uso no autorizado de patentes y
/o de tecnología transferida no patentada. 4. Concepto y naturaleza jurídica de la regalía
hipotética en nuestro derecho como criterio para la determinación de daños ocasionados
por uso no autorizado de patente. Posiciones respecto a la aplicación del instituto del en-
riquecimiento injusto para actos ilícitos. Un ejemplo práctico para entender la diferencia
de las posturas. 5. Fundamento legal de la regalía razonable y criterios previstos para su
cuantificación. Caso de competencia entre empresa infractora y el titular de la patente y
su incidencia en la posible acumulación de rubros para determinar indemnización. 6. A
partir de cuándo se deben calcular los daños y perjuicios ocasionados. Una modificación
legislativa que expone a nuestro país a sanciones internacionales. Una interpretación
que busca solucionar la problemática planteada. 7. El daño moral en las patentes. 8.
Visión de nuestra jurisprudencia sobre la regalía razonable: el caso “Tango Shoes”. 9.
Conclusiones.
1. Introducción.
Este artículo tiene por objetivo analizar algunos criterios sobre la cuantificación del
daño en caso de violación del derecho de patentes de invención y modelos de utilidad.
Este asunto no está exento de polémica por lo exiguo de las reglas previstas en nuestra
legislación. A esto se debe agregar que en el estadio de desarrollo relativo de nuestro
país sean muy poco frecuentes las sentencias en juicio civiles por reparación del daño
ocasionado por violación de un derecho de patente.
Los conceptos vertidos en este artículo también pueden ser de aplicación al caso de
transferencia de tecnología, incluso en ausencia de derechos de patentes según lo pre-
visto en la ley 17.164.
Anteriormente estudié este tema en el ámbito de las marcas1, sin embargo, la realidad
del derecho de patentes es sustancialmente distinta a las marcas por lo que requiere un
estudio específico para este instituto.
Al igual que en dicha oportunidad, todo el razonamiento realizado en este trabajo
descansa sobre dos principios fundamentales, no solo de la propiedad intelectual, sino
del derecho civil y comercial. Estos principios son: principio de reparación Integral del
daño2 y que nadie puede beneficiarse de su propia culpa o dolo. El tema en cuestión tam-
bién tiene íntima relación con el derecho de propiedad (según el art. 491 CC la propiedad
intelectual es una especie de dominio con regulación especial) y con la posibilidad de
beneficiarse con la propiedad ajena.
1 Revista de la Judicatura. Tomo 63. Noviembre 2017, REvista de derecho de la Universidad de Montevideo, Nº 32 y
Revista del Colegio de Abogados, Tomo 204, edición diciembre 2017.
2 Juan E. Blengio. “El Principio de Reparación Integral del Daño. Doctrina y Jurisprudencia de Derecho Civil. Tomo IV.
p. 33
Luis Larrañaga. “El Principio de Reparación Integral del Daño. Doctrina y jurisprudencia de Derecho Civil. Tomo IV. p.
137.
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