Sentencia Definitiva nº 39/2019 de Juzgado Ldo.civil 19º Tº, 29 de Julio de 2019

• Ponente: Dra. Gabriela Milka RODRIGUEZ MARICHAL
• Fecha de Resolución: 29 de Julio de 2019
• Emisor: Juzgado Ldo.civil 19º Tº
• Jueces: Dra. Gabriela Milka RODRIGUEZ MARICHAL
• Materia: Derecho Civil
• Importancia: Alta

Sentencia definitiva No. 39/2019

Montevideo, 29 de julio de 2019.

VISTOS:

Para sentencia definitiva de primera instancia estos autos caratulados: “NUÑEZ H., EDUARDO Y OTRO C/ DISMA S.A. Y OTRO. DAÑOS Y PERJUICIOS. DERECHO MARCARIO.”, IUE: 2-52.217/2017.

RESULTANDO:

I) Que de fojas 33 a 44 comparecen A.J.N.H. y E.G.N.H. (representados por el Dr. M.M.) promoviendo demanda por cese de uso de marca y daños y perjuicios contra M.H.. S.A. y contra DISMA S.A., expresando que son dos hermanos empresarios que se dedican a la fabricación de pinturas arquitectónicas, en su establecimiento del barrio Colón, bajo el nombre comercial de VITRO, habiendo registrado ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial la marca: VITRO, de tipo denominativa, concedida el 8 de abril de 2011, para proteger los productos comprendidos en la clase internacional número 2, entre los que se incluyen pinturas, colorantes y productos contra la corrosión, entre otros; VITRO, de tipo denominativa, concedida el 9 de junio de 2014, para proteger los productos comprendidos en la clase internacional número 1, la cual comprende principalmente productos químicos utilizados en la industria; y VITRO de tipo denominativo en trámite de registro para proteger los productos comprendidos en las clases internacionales 16, 17, 19 y los servicios de la clase internacional número 35, de venta de pinturas, artículos para pintar y artículos de ferretería en general.

Señalan que, en consecuencia, tienen todos los derechos que de acuerdo a la Ley 17.011 emanan de la titularidad registral de una marca, entre los que se encuentra el derecho a demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya.

Desde fines de diciembre de 2016 se ha constatado que las firmas demandadas se encuentran importando (desde Brasil), comercializando y distribuyendo al público consumidor pinturas identificadas con la marca VITRO, los que son comercializados en locales de las accionadas y también distribuidos a otras tiendas, como Sodimac y La Casa del Artesano.

Ante tales hechos, el 21 de diciembre de 2016 se intimó notarialmente a las ahora demandadas el cese inmediato y definitivo en el uso de la marca y el pago de los daños y perjuicios irrogados.

Manifiestan que ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A. (empresa que vende los productos en Brasil a las demandadas) con fecha 20 de febrero de 2017 (dos meses después de la intimación notarial y a raíz de la misma) solicitó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que se le conceda la marca “VITRO 150 º” para los productos comprendidos en la clase internacional número 2, que es una de aquellas en las cuales los accionantes tienen marca concedida, quedando absolutamente claro con dicha solicitud que los productos que las demandadas comercializan son directamente confundibles.

Refieren a la confundibilidad marcaria entre productos, argumentando sobre el riesgo de confusión entre VITRO y VITRO 150º mediante su representación gráfica, destacando la similitud fonética, visual y semántica (ambas marcas evocan el mismo concepto: vidrio), existiendo en el caso riesgo de confusión (que se genera cuando existen elementos y factores comunes que hacen creer al que obtiene un producto o servicio que se está escogiendo el que desea, cuando en realidad se ha producido una confusión) o de asociación (cuando el signo posterior se asocia mentalmente a una marca precedente, influenciando la preferencia del público consumidor, ya que la percepción del signo imitante traerá el recuerdo de la marca prioritaria).

Solicitan que se condene a las demandadas a cesar de inmediato en el uso, importación, comercialización y distribución de productos identificados con la marca VITRO, así como el uso de la misma en cualquier medio de comunicación y en el uso en etiquetas o demás elementos que puedan ser vistos por los consumidores en parte de los productos o su presentación.

Reclaman, asimismo, que se le indemnicen los daños y perjuicios causados, alegando que aparece la posibilidad de que se verifique en los consumidores una confusión respecto al origen empresarial, pudiendo ocurrir que se produzca una vulgarización irreversible de la marca VITRO por volverse de uso común.

Dentro de tales daños reclaman daño emergente: perjuicio comercial que sufren los accionantes dado por la lesión al poder distintivo de la marca y gastos en los que debieron incurrir los titulares de la marca; y lucro cesante: lo que han dejado de ganar debido al acaecimiento de la infracción, las ganancias obtenidas por el infractor y el precio de la licencia que debería haber pagado el infractor.

Fundan el derecho, adjuntan prueba documental, piden la agregación de documentos en poder de la contraparte y de oficinas púbicas y declaración de parte y, en definitiva, solicitan que se condene a las demandadas a cesar en el uso de la marca VITRO, así como a cesar la comercialización e importación de productos identificados con dicha marca, y que se las condene a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por la infracción marcaria (difiriéndose su cálculo de acuerdo al artículo 378 del Código General del Proceso), más actualizaciones, intereses y las costas y costos del proceso.

II) Que por decreto 3625/2017 (fojas 47) se confirió traslado de la demanda, el que fue notificado según surge de fojas 51 y 54 y 55.

III) Que de fojas 242 a 294 comparecen M.H.S. y DISMA S.A. (representadas por el Dr. L.B.) interponiendo excepción de prescripción (fundándose en que ha transcurrido el año establecido en el artículo 89 de la Ley 17.011, y subsidiariamente, en el artículo 1319 del Código Civil de acuerdo al cual solo podrían reclamar cuatro años para atrás a partir del emplazamiento), contestando la demanda y solicitando la citación en garantía de ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.

Al contestar la demanda la controvierten en todos sus términos, negando, en primer lugar, la existencia de la infracción marcaria que se les atribuye, admitiendo sí que M.H.. S.A. importa el producto cuestionado desde Brasil, donde lo comercializa ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.

Continúan señalando que las personas físicas accionantes no ejercen ninguna actividad empresarial, ni tienen ningún establecimiento comercial, ni fabrican, ni venden ningún producto, ni tampoco facturan, ni tienen personal ni clientes, ni utilizan ninguna marca para la actividad empresarial, ni la trayectoria a la que hacen referencia, siendo falsas todas las afirmaciones realizadas al respecto en la demanda, alegando que se pretende esconder a quien si desenvuelve una actividad empresarial pero no es parte en este juicio: la persona jurídica E.N.L..

Alegan que la titularidad de una marca se demuestra con la exhibición del título respectivo expedido por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial o, en su defecto, con un certificado expedido por dicha Dirección, no mediante un testimonio notarial de detalle de marca extraído del sitio web, como se pretende en el caso.

Destacan su propia trayectoria empresarial en plaza, alegando que no necesitan ni tienen intención de extraer reputación o provocar una confusión empresarial con una empresa que...