Sentencia Definitiva nº 1.109/2018 de Supreme Court of Justice (Uruguay), 23 de Julio de 2018

• Ponente: Dr. Eduardo Julio TURELL ARAQUISTAIN
• Fecha de Resolución: 23 de Julio de 2018
• Emisor: Supreme Court of Justice (Uruguay)
• Jueces: Dra. Elena MARTINEZ ROSSO,Dr. Jorge Omar CHEDIAK GONZALEZ,Dr. Felipe Javier HOUNIE SANCHEZ,Dra. Bernadette Josefina MINVIELLE SANCHEZ,Dr. Eduardo Julio TURELL ARAQUISTAIN,Dr. Gustavo Orlando NICASTRO SEOANE
• Materia: Derecho Comercial
• Importancia: Alta

Montevideo, veintitrés de julio de dos mil dieciocho

VISTOS :

Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “AGRODESA S.A. Y OTRO C/ CABRERA ADORNI, JUAN Y OTROS – PROHIBICIÓN DE USO DE LA MARCA, DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN”, individualizados con el IUE: 381-351/2015.

RESULTANDO :

I.- A fs. 45/60, compareció A.S.A., debidamente representada, por el Ing. P.O., promoviendo demanda de prohibición de uso de marca y demanda por daños y perjuicios derivados por competencia desleal y uso indebido de marca, contra J.J.C. y A.V.S..

Alegó en apretada síntesis que:

Agrodesa S.A., constituida en el año 2005, registró debidamente la marca “Agua Para el Campo” en el año 2008. Tanto el Ing. P.O., como Agrodesa, se dedicaron a brindar servicio de riego y distribución de agua (bebederos para ganado, cons-trucción de tanques australianos, equipos de riego, aspersores), así como la comercialización de productos para perforaciones, bombas, cañerías para agua etc., siempre bajo el nombre de “Agua para el Campo”.

Su trayectoria de larga data y ser pionera en el desarrollo de estas técnicas, le valió ser la más reconocida del país, estando posicionada como un referente en servicio de agua para ganado.

En la Expo Activa agro-pecuaria de marzo de 2014 que se realiza todos los años en Soriano, se constató que existía otra empresa que se denominaba también “Agua para el campo” y la cual ofrecía los mismos servicios y vendía los mismos productos que Agrodesa.

Se le notificó a su titular el Sr. C. que debía suspender el uso del nombre “Agua para el Campo” en tanto estaba incumpliendo la normativa específica e incurriendo en figuras delictivas previstas en la Ley No. 17.011. El Sr. C. continúa utilizando la marca hasta la actualidad.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 14, 17 y 88 de la Ley No. 17.011, solicita que se disponga la prohibición del uso de la marca a los demandados.

En virtud de que A. y el Ing. P.O. se vieron perjudicados por el desprestigio de la marca al haber sido utilizada por un imitador.

Alegan una reducción noto-ria de la facturación a partir de julio 2013, que coincide con la aparición de C..

La repercusión de la competencia desleal en la facturación fue de un 62% con respecto a los tres años anteriores.

Durante el año 2013 y 2014 Agrodesa experimentó un decaimiento en su actividad comercial, reduciendo el personal, estando íntimamente vinculados con la competencia desleal que ejercieron los demandados.

El Sr. C. vende un servicio haciendo uso de una marca de la cual no es propietario, y lo hace en perjuicio directo de su competencia. Sus empresas usurparon la marca, brinda el mismo servicio, vende los mismos productos y trabaja en la misma región que el titular de la marca, la existencia y origen del daño se vuelve irrebatible.

En materia económica es notoria la incidencia de la competencia desleal que realizaron los demandados puesto que la facturación de Agrodesa descendió en un 62% con respecto al promedio de los años anteriores.

Además es acreditable si se conocen las ganancias que los demandados han percibido a través del uso ilegítimo de la marca, lo que surgirá de las facturas cuya presentación se intimará.

En definitiva el daño económico se cuantifica en la pérdida de un 62% de la facturación de Agrodesa, el que se estima en U$S1.360.729.

Asimismo se reclama el daño moral padecido por el Ing. Agrónomo P.O., el que se estima en U$S150.000.

II.- En primera instancia, la Sra. Juez Letrado de Mercedes de 2º Turno, Dra. F.I.S.S., por Sentencia No. 178/2016, dispuso: “I) CONDENANDO A J.J.C.A. Y A A.V.R. A LA PROHIBICIÓN DEL USO DE LA MARCA AGUA PARA EL CAMPO REGISTRADA POR AGRODESA S.A.

II) CONDENANDO A LOS DEMANDADOS AL PAGO POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA UTILIZACIÓN DEL USO DE LA MARCA AGUA PARA EL CAMPO POR U$S 35.015 (TREINTA Y CINCO MIL QUINCE DOLARES AMERICANOS) Y U$S 10.000 POR DAÑO MORAL A PAGAR A AGRODESA S.A. MAS INTERESES DEL DECRETO LEY 14.500 DESDE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 27/5/2015...” (fs. 279/288).

III.- Por Sentencia Defini-tiva SEF 0003-000125/2017, dictada el 18 de octubre de 2017, por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. Turno, se revocó parcialmente la recurrida en cuanto: Condenó al pago de la suma de U$S35.015 por concepto de daños y perjuicios por el uso de la marca “agua para el campo” y, en su lugar ordenó liquidar ese daño por el procedimiento previsto por el art. 378 del C.G.P., según las bases establecidas en el considerando V; y en cuanto condenó al pago de la suma de U$S10.000 en concepto de daño moral de Agrodesa y en su lugar, desestimó dicha pretensión (fs. 337/341 vto.)

IV.- La parte actora interpuso recurso de casación (fs. 351/358), expresando en sínte-sis que:

- Le agravia que la impugnada introduzca, como base a efectos de liquidar el daño, el concepto de “ganancia liquida”, siendo incongruente con el daño objeto del presente. El daño producido por el uso ilegítimo de la marca y la competencia desleal aducida, fue en la reducción de las ventas. Este concepto introducido por el Tribunal no resulta ajustado al objeto del proceso, vulnerando el art. 257.2 del C.G.P.

- Le agravia el hecho de haber dispuesto una liquidación por la vía del art. 378 del C.G.P., en base a un concepto incierto de “ganancia líquida”. El concepto de ganancia liquida comprende el ingreso por las ventas, así como el pasivo de la empresa (pago de deudas, gastos de administración, salarios, impuestos, alquileres, luz, agua etc.), también comprendería la mala administración del establecimiento comercial. Todos estos conceptos nada tienen que ver con el daño producido por el uso ilegítimo de la marca.

El daño se produjo por la reducción de las ventas. Eso fue lo que se acreditó en la demanda, fue sobre lo que informó la Cra. Fort a fs. 20 y ss., y fue sobre lo que se le preguntó a los testigos.

El daño está íntimamente vinculado a los beneficios económicos percibidos por el infractor.

- El fallo padece una errónea valoración de la prueba. La prueba del daño versó sobre el descenso de las ventas y la pérdida de chance en perjuicio del actor.

Agravia que el Tribunal pretenda descartar los elementos probatorios allegados a la causa y sugerir un nuevo proceso liquidatorio en base al concepto de “ganancia líquida”. La reducción de las ventas realizadas en comparación con las que se realizaban antes de aparecer la segunda marca, es lo que cuantifica el daño.

- Le agravia que el Tribunal haya revocado la condena al pago por daño moral. Tal como destacó el A-quo en el numeral V) de su sentencia, el daño moral del Sr. OTT quedó probado. Si bien el Tribunal hace mención a que el A-quo adjudicó el daño moral a Agrodesa, habiendo sido el Ing. OTT quien realizó el reclamo, se infiere del numeral V) de la sentencia de primera instancia, que se trató de un error material, pudiendo ser enmendado tal como acuerda el art. 222.2 del C.G.P.

En este sentido durante toda la instrucción probatoria, se identifica a Agrodesa como la empresa del Ing. OTT, lo que volvió inescindible el daño entre Agrodesa y el Ing. OTT. Agravia la revocación del daño moral, por no contemplar los elementos probatorios aducidos en autos. Se acreditó la relación inescindible del Ing. OTT con la marca “agua para el campo”.

En definitiva solicita que se case la impugnada, estableciéndose que la liquidación del daño sea en base a la disminución de las ventas y no de las ganancias de Agrodesa y en cuanto a la revocación del daño moral del Sr. OTT o en su defecto de Agrodesa, en mérito a que ambos sujetos son inescindibles.

V.- Conferido traslado del recurso de casación, fue evacuado por los demandados quienes adhirieron al mismo, agraviándose en los siguientes términos:

- Les agravia la recurrida en tanto viola lo preceptuado por el art. 140 del C.G.P., en lo que...